文/北京市集佳律師事務所  徐曉恒

【基本案情】：
　　原告：安徽省口子酒業股份有限公司（簡稱口子酒業）
　　被告：湖南金六福酒業有限公司（金六福酒業）
　　口子酒業在其生產的一種標注了“口子”注冊商標的白酒上使用“?！弊肿鳛樯唐返难b潢。金六福酒業依據其擁有的兩個商標權利向口子酒業發函，聲稱口子酒業在產品包裝裝潢上突出使用“?！弊謽嫵缮虡饲謾?，要求口子酒業停止侵權。金六福酒業主張權利的商標如圖：

                            
　　口子酒業收到金六福酒業的警告函后，向淮北市中級人民法院提出請求確認不侵犯商標權訴訟。

　　法院審理后認為，考慮到：1、原告口子“?！本剖褂玫摹翱谧印鄙虡司哂蟹浅８叩闹龋?、被告沒有證據證實其注冊商標在商品上使用，并且具有較高知名度；3、被告注冊商標中的“?！弊诛@著性弱，權利范圍應當受到合理限制；4、原告口子“?！本剖褂谩案！弊植皇亲鳛樯虡耸褂?，而是作為商品名稱、裝潢對公共文化資源的善意、正當使用，表達了“吉祥、喜慶”的文化內涵，沒有誤導相關公眾；5、原告使用的“?！弊峙c被告注冊商標中的“福”字在字形上不相同，沒有攀附模仿的故意，沒有謀取不正當的利益。故判決確認原告使用“?！弊肿鳛樯唐费b潢并不侵犯被告注冊商標專用權。

　　【評析】

　　注冊商標正當使用（也有稱正當使用）是指在綜合考慮商標權人和其他經營者公共利益的前提下，允許其他經營者在生產、經營活動中善意、正當地使用與注冊商標相同或近似的標識，這種使用不構成對商標權的侵犯。雖然我國《商標法實施條例》第49條體現了注冊商標的正當使用的內容，但在司法實踐中如何劃分商業性正當使用與商標侵權行為之間的界限，仍然是一個比較復雜的法律問題。安徽省淮北市中級人民法院審理的口子酒業股份有限公司訴金六福酒業有限公司請求確認口子“福”酒不侵犯注冊商標專用權案件于司法實踐中判斷商標正當使用具有積極的借鑒意義。

　　一、注冊商標正當使用的理論基礎和立法例

　　注冊商標正當使用制度的確立源于對商標權的限制，也就是說，當作為私權的商標權與社會公共利益發生沖突時，必須對商標權進行限制而達到維護社會公共利益之目的。 根據英國學者Bently的考察，法院最早于16世紀通過欺詐之訴保護商標，其理由在于商標發揮著商品來源指示器的作用。其后，法院通過“假冒”之訴保護商標使用人因使用商標獲得的商譽，從而保護商人免受無辜的錯誤描述之害。可見，商標產生之初就以保護社會公眾利益為目的，至今仍然以保護消費者免于混淆為立法宗旨，在商標近似的判定上也以是否會造成消費者混淆為標準，從此種意義上說，商標權存在的最本質的特征并不是賦予權利人的壟斷地位，而是保護消費者的利益?，F代商標法越來越注重商標權人、其他競爭性廠商、社會公眾間的利益的合理分配。當商標權人的利益與社會公眾的利益發生沖突時，除了保障商標權人的合法利益外，社會公眾的利益也必須得到保障。因此，對商標權進行限制是解決商標權人與社會公眾間的利益沖突的保障。

　　正是基于保護社會公共利益的考慮，商標正當使用制度越來越被各國和地區所認識并反映在有關立法中。

　　TRIPS協議第17條對商標權的限制做了原則性的規定：“成員可規定商標權的有限例外，諸如對說明性詞匯的正當使用之類，只要這種例外顧及了商標權人及第三方的合法利益”。

　　美國《蘭哈姆法》規定將并非作為商標，而是有關當事人自己的個人名稱的使用，或對與該當事人的產品或者服務，或地理產地有敘述性的名詞或圖形使用，作為正當使用。此外，日本、歐共體、德國、我國臺灣地區等國家和地區的商標法律中對注冊商標的正當使用均有規定。

　　我國《商標法實施條例》第49條規定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號、或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”。

　　二、注冊商標正當使用的常見類型

　　在實踐中，商標的正當使用主要包括以下幾種情況：

　　1、描述商品或服務品質的正當使用。例如美國知名品牌百事可樂曾經在其電視廣告、平面廣告及其送貨車上以顯著方式使用“Ｎｏ．１”的字樣，而“Ｎｏ．１”是另一同類知名飲料的商標，百事可樂因此被起訴。但法院審理時認為百事可樂廣告使用該字樣，主要目的是為了表明百事可樂的飲料品質第一。而百事可樂本身是知名品牌，這種品質第一的描述不足以使消費者對商品的來源發生混淆，應當屬于正當使用的范圍內，不構成對“Ｎｏ．１”商標權的侵犯。

　　2．指示商品或服務特點的正當使用。例如歐共體法院審理的BMW一案。被告主要經營BMW二手車并從事該種汽車修理和維護。被告不屬于BMW的特約經銷商，但使用了“BMW修理維護”的廣告。歐洲法院認為：被告有權在經銷二手車時使用原告的商標做廣告，因為這是保障被告將從事該種牌號的汽車銷售和維修信息提供給社會公眾所必需的。同時，被告也有權使用原告商標指示服務的用途，這樣才能使其向公眾傳達有能力維護這一車型的信息。但是，在任何情況下被告不能使人誤認為其經營與商標權人存在商業上的聯系，特別是不能使人認為他是商標權人的特約經銷商和維修商。在中國引起巨大爭議的奧迪公司與河南省盈之寶汽車銷售服務公司之間的商標侵權行政投訴案件，焦點問題也是河南省盈之寶汽車銷售服務公司是否構成指示性正當使用。

　　3、敘述商業活動客觀事實的正當使用。在漢都公司訴TCL集團公司侵犯“千禧龍”商標權糾紛一案中，法院認定TCL在“千禧龍大行動”廣告宣傳中使用“千禧龍”不構成商標侵權的一個理由，是因為TCL進行廣告宣傳的時間2000年，正值中國的龍年，又逢千禧年，因此，TCL屬于客觀敘述了在“千禧年、龍年”銷售彩電的事實。比如聯想電腦標注“Intel Inside”在于說明其使用了Intel 公司的CPU的事實。一個為諾基亞（NOKIA）手機生產配套手機電池的廠家在電池上標注“FOR NOKIA”的字樣，都屬于敘述商業活動客觀事實的正當使用。

　　4、作為地名的正當使用。我國商標法規定，縣級以上行政區劃的地名不能作為商標使用，但已經獲準注冊的地名除外。另外，法律沒有禁止縣級以下的行政區劃的地名注冊商標。因此，地名商標在特定情況下是存在的，但地名是一種十分重要的公共資源和信息，它在被作為商標時顯著性較弱。商標權人不應限制他人在非商標意義上使用，否則會損害公眾使用地名的公共利益。例如重慶市白市驛板鴨廠訴重慶市渝中區某食品廠一案中，原告擁有“白市驛”注冊商標。被告在相同產品包裝上注明“正宗白市驛風味”，突出了“白市驛”三個字。法院認為，白市驛板鴨是有一定歷史的地方特產，原告享有白市驛商標的專用權，但不能對白市驛風味享有獨占權。被告在其產品的外包裝上標明“白市驛風味”只是標明食品的風味特征。并且，被告標明了自己的商標、廠名與廠址，不會對消費者造成誤認。因此，被告不構成對原告商標權的侵犯。

　　5、作為商品名稱的正當使用。商品名稱可分為特有名稱和通用名稱。商品的通用名稱，指為公眾所熟知的商品的一般名稱。商品的特定名稱，是指對特定商品的稱呼。商品特有名稱通常可以注冊為商標，而商品的通用名稱因缺乏顯著性通常是不能獲準注冊商標的，但特定情況下，不排除一些獲準注冊的商標含有商品的通用名稱。因此，含有通用名稱的商標是要受到合理限制的。例如，某酒廠獲準注冊“高粱酒＋圖形”商標，但不能限制其他酒廠（以高粱為釀酒原料）在使用自己注冊商標的同時使用“高粱酒”文字，因為高粱酒已經成為某一類白酒商品的通用名稱，不能限制他人正當使用。此外，一些注冊商標退化為通用名稱后，也無權禁止他人正當使用。在“PDA”案件中，國家工商局以“PDA是英文個人數碼助理的縮寫，是電子記事簿產品的通用名稱” 為由做出撤銷“PDA”注冊商標的決定。在“雪花粉”案件中，因國家糧食局、中國糧食行業協會均在復函中指出，雪花粉系直接表示了面粉的質量，已經成為與特定品質相聯系的面粉的通用名稱。，故法院認定雪花商標的注冊人，無權禁止他人的正當使用。

　　在注冊商標含有特有名稱的特定情況下，也存在正當使用問題。例如，商標局2003年在“燈影”是否為牛肉商品土特產專用名稱的問題批復四川省工商局時認為，“燈影牌”注冊商標專用權雖然應當受到法律保護，但燈影牛肉是四川達縣的著名特產，因此無權禁止他人正當使用“燈影牛肉”文字。例如誼來陶瓷工業有限公司(沈陽)與上海福祥陶瓷有限公司、上海亞細亞陶瓷有限公司侵犯商標權糾紛一案中，最高法院認為，雖然福祥公司使用“維納斯”文字作為商品名稱，但從商標的顯著性考慮，“維納斯"作為羅馬和希臘神話中女神的稱謂和著名雕塑的固有含義，弱化了其作為瓷磚商標的顯著性，誼來公司未提供證據證明因其大量宣傳和使用而使“維納斯”與其瓷磚商品間建立了更為特定的聯系，因此，福祥公司使用“維納斯”不會使消費者產生誤認，不構成商標侵權。

　　6、作為商品裝潢的正當使用。例如本案中，“?！弊衷谖覈鴤鹘y文化中是具有普遍意義的文化符號。因此，即便獲準注冊的“?！弊?，除非能夠證實該商標與特定商品產生了對應關系，一般不能排除他人正當使用。在現實生活中白酒生產廠家將“?！弊鳛樯唐费b潢使用是比較普遍的做法。安徽口子酒業股份有限公司、貴州懷仁茅臺鎮古壇老窖酒廠、安徽古井集團、陜西西風酒股份有限公司、內蒙古蒙古王酒業有限公司、山西杏花村汾酒集團有限公司等多家企業都生產了帶有“福”字的白酒產品。這些企業在使用自己注冊商標的同時，都將“?！弊肿鳛楸硎鱿矐c、吉祥的中國傳統文化意義上的符號，作為白酒商品的裝潢使用。這種使用方式并沒有起到區分商品來源的作用，并沒有弱化各種白酒的商標和品牌，廣大消費者和相關公眾依然能夠區分生產廠家和商品來源。因此，即便他人獲準注冊含有“?！弊值纳虡?，眾多使用“福”作為裝潢的廠家如果沒有誤導公眾，也屬于正當使用。

　　三、注冊商標正當使用的司法判斷

　　我國商標法實施條例關于注冊商標正當使用規定比較原則，而司法實踐中的案件形態萬千，因此不易判斷把握。就筆者觀察，判斷是否構成正當使用應當考慮以下幾個方面的因素。

　　1、應當考察使用方是否作為商標使用。一般而言，涉及商標正當使用的案件，正當使用人基本上是在使用了自己的注冊商標的同時，將與他人注冊商標近似的文字或作為商品名稱使用，或是作為商品裝潢使用，或敘述、說明商品的特點或者描述某種商業活動的客觀事實。以上使用方式都不是作為商標的使用。如果使用人沒有使用自己商標的前提下，使用他人注冊商標近似的文字，極有可能構成商標意義的使用，該使用就不構成正當使用。

　　2、應當考察被使用注冊商標的顯著性和知名度。商標法規定的正當使用與商標的顯著性具有密切關聯。我國商標法第九條第一款規定：“申請注冊的商標，應當具有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突?！钡谑粭l第第一款規定：“下列商標不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）缺乏顯著特征的”。如前所述，僅僅使用本商品的通用名稱、圖形、型號的或者僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能用途、重量、數量及其他特點的，由于缺乏顯著性，一般不予注冊。但該名詞、圖形等經過使用而逐漸具備了新的含義，足以標示商品的來源，而消費者也廣泛承認其是某商品的特定標志時，那么就因為第二含義而獲得了顯著性，應該受到商標法的保護，準予注冊。如“北京”飯店、“青島”啤酒、“五糧液”酒、“兩面針”牙膏等。當這些具有第二含義的敘述性文字、圖形、記號取得商標權之后，并不能阻止他人以第一含義的方式使用該文字、圖形或記號。一般而言，出現正當使用的注冊商標通常是顯著性較弱的商標，其顯著性的弱化，可能是先天不足，也可能是由于后天退化所致。最高人民法院在“千禧龍”案件的批復中指出：商標的顯著性，即能夠起到區別作用的特性的強弱，是商標侵權判斷中確定商標專用權權利范圍以及確認是否構成侵權的重要因素之一。知名度高顯著性強的商標，被“混淆”、“借用”的可能性就大，而知名度低顯著性弱的商標，被“混淆”、“借用”的可能性就小。在前文提到的正當使用的案例中，通用名稱缺乏顯著性不言而喻，在特有名稱、商品裝潢的正當使用案例中，也都是顯著性較弱的商標。

　　3、應當考察使用人的行為是否具有善意。他人對注冊商標使用是否為善意，是判斷正當使用的重要標準。北京市高級人民法院在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》中也明確規定將“善意”作為構成商標正當使用的要件。商標法上的善意、惡意是從有無競爭的角度加以判斷的。所謂善意就是要么不知他人商標已注冊，要么雖然知道注冊，而未以惡意方式使用，而惡意則是指不但知情而且抱著不正當競爭目的使用。判斷他人使用行為是否出于善意，應當綜合考慮使用意圖、使用行為發生的時間、使用方式以及使用的客觀效果。

　　4、應當考察使用人的行為是否造成混淆誤認，誤導相關公眾。目前，在理論和實務界，越來越認同“混淆誤認作為判斷商標近似的要件”的觀點。在商標正當使用中，混淆誤認也同樣成為判斷標準?！渡虡朔▽嵤l例》第五十條：有下列行為之一的，屬于商標法第五十二條第（五）項所稱侵犯注冊商標專用權的行為：（一）在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的。該條明確規定將“誤導公眾”作為構成商標侵權的要件。反之，如果使用人主觀上沒有搭便車故意，客觀上使用人的行為未導致相關公眾的混淆誤認則就不應構成商標侵權，而屬于正當使用范疇。

　　按照前述判斷標準，在口子“福”酒案件中，口子酒業的行為構成注冊商標標識的正當使用，并不構成商標侵權。

　　首先，口子酒業使用“?！弊植⒉皇亲鳛樯虡耸褂?，而是作為商品裝潢使用。原告口子酒業是全國知名白酒企業，公司擁有的“口子”商標在白酒行業中具有非常高的知名度。原告“口子”商標注冊日期為1979年11月31日，距今已有近30年的歷史?！翱谧印迸瓢拙葡群蟊惠p工業部、商務部、中國食品工業協會、安徽省工商行政管理局、安徽省人民政府、國家工商行政管理局認定為“全國優質酒”、“中華老字號”、“中國白酒工業十大影響力品牌”、“安徽省著名商標”、“中國馳名商標”，獲得了多項榮譽。原告也被國家統計局認定為“2005年度中國白酒工業經濟效益十佳企業”。由此可見，原告企業以及“口子”商標具有極高知名度?？谧泳茦I在口子“福”酒上的顯著位置標使用了“口子”商標，并標注“中國馳名商標”，“福”字在商品上只是作為裝潢使用?！翱谧印鄙虡嗽诳谧印案！本粕系淖R別作用是顯而易見的。

　　其次，被告“?！鄙虡说娘@著性弱，沒有知名度，其權利范圍理應受到限制。從歷史文化上看，“?！弊肿钤绯霈F就是與酒有密切聯系的。甲骨文中“福”字為雙手捧酒狀，會意祈求幸福。后來，“福”又成為特指祭祀用的酒肉。隨著社會的發展，福的含義被逐漸延伸、擴展?！案！痹谥袊谎堇[成了一種根深蒂固的文化，人們把一切美好的東西統統歸結為福，可以說 “福”已經融入中國人的血液里，積淀在老百姓的骨髓里了。正因為如此，“?！币呀洺蔀橹袊鴤鹘y文化的一種符號，從“第一含義”上講，其作為商標的顯著性非常弱。特別是在與老百姓日常生活息息相關的白酒商品上使用“福”字，基本上不能產生識別商品來源的作用。正因為如此，許多廠家為了表達“吉祥、喜慶”的文化內涵都將“福”字作為商品裝潢使用，這種使用方式并沒有弱化各自白酒商標的識別作用。本案被告獲準注冊“福”商標，也是基于商標在特定書法字體或構圖上具有一定的顯著性。由于被告沒有證據證實其在產品上實際使用了“?！鄙虡瞬⑶揖哂休^高知名度，因此，被告“?！鄙虡藱嗬鼙Ｗo的范圍應當受到合理限制。

　　其三，原告使用“福”字作為商品裝潢沒有誤導公眾，沒有謀取不正當利益。根據《商標法實施條例》規定，是否“誤導公眾”是判斷商品裝潢是否構成商標侵權的前提條件。根據《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第11條規定，足以造成相關公眾的混淆、誤認是構成商標近似的必要條件。因為商標近似是商標侵權的構成要件，因此，足以造成相關公眾的混淆、誤認是商標侵權的構成要件。從北京市高級人民法院的規定精神可以看出，“商標標識近似”與“商標近似”是兩個有關聯但不相同的概念，商標標識近似并不等于商標近似，商標標識近似是指商標圖樣本身的相似，僅有商標標識近似，但不足以造成相關公眾混淆、誤認的，不構成商標近似，在商標近似判斷中應當對是否足以造成混淆、誤認進行判定。本案中，口子酒業使用的“福”字標識與金六福酒業的“?！鄙虡藰嫵蓸俗R近似，但并不構成商標近似，因為原告使用“?！弊植]有誤導公眾，造成混淆、誤認。由于“口子”商標知名度非常高，已經與原告的白酒產品產生了唯一對應的關系，相關公眾看見“口子”商標就會聯想到原告的白酒產品。一個普通消費者看見口子“福”酒首先會聯想到這是口子集團的酒，其次會想到是表示喜慶吉祥的酒，普通消費者不會想到口子“?！本葡当桓嫠a、或者口子福酒與被告存在某種聯系，因此原告沒有誤導公眾。由于被告沒有證明其商標在白酒上使用，原告借被告商標謀取不正當利益之說當然不能成立。